Contraffazione del marchio: i casi "difficili"

Il presente lavoro prende le mosse da un'analisi della nozione di contraffazione, proponendosi di indagarne gli elementi tipici costitutivi, in presenza dei quali l'uso del marchio altrui da parte di un terzo può essere ricondotto alla fattispecie legale di contraffazione come disegnata dalla normativa comunitaria e attuata nel nostro paese dal Codice di Proprietà Intellettuale. Dall'analisi dei tre modelli di contraffazione, affidata al capitolo I, emergerà, in particolare, come le fattispecie legali, elaborate dal legislatore, non sono in grado, o quanto meno non senza sollevare perplessità in proposito, di racchiudere e convogliare a sè tutti gli svariati casi di contraffazione che si presentano nella realtà. Nella specie, la dottrina non ha mancato di sottolineare la presenza di c.d. ¿casi difficili¿ o ¿di nuova contraffazione¿ che presentano peculiarità tali da risultare appunto ¿difficilmente¿ sussumibili entro la previsione legale. Si tratta per lo più di casi di uso ¿atipico¿ del marchio altrui, ovvero di usi che sfuggono da quella logica retro-datata secondo cui l'unico uso meritevole di tutela da parte dell'ordinamento sia quello in funzione distintiva dell'origine imprenditoriale dei beni o servizi individuati dal marchio. Ora che le recenti riforme del diritto dei marchi hanno messo in crisi il primato della funzione distintiva come perno e insieme giustificazione del sistema di tutela del marchio, si ripropone dunque, con urgenza, la necessità di capire a che punto stanno i vari usi descrittivi, decorativi ed espressivi del marchio, al bivio tra contraffazione e legittimazione. L'oscurità di alcune norme, i continui ondeggiamenti della giurisprudenza, e le interpretazioni della Corte di Giustizia, difficilmente riconducibili ad un discorso unitario e concorde, continuano ad alimentare la tensione tra i fautori della protezione estesa del marchio, e coloro che vogliono evitare che il titolare di marchio acquisti il potere di limitare la libera circolazione dei beni sul mercato. Questa tesi si propone di chiarire l'effettiva portata della tutela offerta al titolare dai sistemi giuridici nazionale e comunitario, e se questa possa considerarsi coerente con gli obiettivi di politica del diritto alla base della Direttiva. Nel farlo, si sostiene la necessità di riscoprire in una luce nuova e coerente con gli obbiettivi della riforma, i requisiti generali di fattispecie, ed in particolare il requisito dell'¿uso in funzione di marchio¿, quale strumento offerto all'interprete per escludere, ancora in fase pre-giudiziale, i casi di uso del marchio chiaramente estranei ad una logica di contraffazione, sottolineandone i risultati apprezzabili dal punto di vista della deflazione del carico giudiziario e della riduzione dell'incidenza dei costi e della lunghezza dei processi sullo sviluppo della libertà d'espressione e di una sana concorrenza sul mercato. Tale requisito consente, inoltre, di considerare l'istituto¿contraffazione come un tutt'uno, ovvero come una forma di tutela, articolata sì al suo interno in misura del grado di protezione richiesta dalle peculiarità della fattispecie concreta, ma rispondente ad un quadro funzionale unitario, che, in questo lavoro, individuiamo nella funzione distintiva c.d. ¿in senso lato¿. Sulla scorta dei risultati prodotti in questo sforzo interpretativo, si tenterà di dimostrare come il sistema giuridico italiano e comunitario offra, alla luce delle nuove pratiche di contraffazione, una tutela adeguata al titolare del marchio, conciliando al meglio gli interessi opposti di concorrenti e consumatori.