"La nozione di know-how nella prassi contrattuale europea"

This dissertation aims at analysing the notion of know-how in the European and Italian praxis, in the light of the new EU Directive n. 943/2016, on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. This choice comes from the increasing interest towards the so-called 'Information Society', whose achievement has been expertly defined by Luciano Floridi as 'Fourth Revolution'. Furthermore, the attention towards this topic was born from the awareness that in Italy a strong world-class manufacturing industry exists, that implies the presence of a significant industrial and commercial know-how, which represents, at the same time, a fundamental competitive edge. In Chapter I I tried to identify the notion of know-how, analysing the 1883 Paris Convention for the Protection of the Industrial Property and the 1994 TRIPs Agreement, adopted by the World Trade Organization. The chapter is also dedicated to the examination of EU Regulations n. 4087/88, n. 556/89, n. 2790/99 and the new Exemption Regulation n. 330/2010. Finally, I analysed the Regulations n. 772/2004 and n. 316/2014, aiming at disciplining the know how in the light of the relationship between technology transfer and competition. Obviously, the Italian legislation concerning know-how couldn't miss, with a particular emphasis on D.Lgs. n. 198/2006, implementing the TRIPs Agreement, and on Law n. 129/2004, regarding the discipline of franchising in Italy. The main purpose of Chapter II was the analysis of the European and Italian jurisprudence, aimed at shaping the profile of the intangible know-how. Starting from the Nungesser Decision and the case Pronuptia by the European Court of Justice, we moved towards the analysis of well-known judgements by the Italian Corte di Cassazione and other courts, which had been approaching to the topic in the light of the principles of professional fairness and unfair competition. We also analysed the contribution of the jurisprudence in France, Spain and in the United Kingdom. In Chapter III we focussed on know-how as the main pillar of license agreements and assignment agreements. Considering the peculiarities of this intangible good and its inescapable requirement of secrecy, we took into consideration the main clauses of the abovementioned contracts, underlining at the same time the differences with other contracts, such as purchase agreements, consulting engineering and package licensing. Moreover, we focussed on know-how as the fundamental element of the franchising agreement, trying to stress the distinction between master franchising and area development agreement. Finally, in Chapter IV, the attention was entirely devoted to the new EU Directive n. 943/2016. After reviewing the Recitals and the corpus of the Directive, we analysed the implementation perspectives in Italy, France, Germany, Spain and the UK, with a further detailed analysis of the legislation in Austria and Denmark.

La presente tesi di ricerca si prefigge l'obiettivo di analizzare la nozione di know-how nella prassi contrattuale europea ed italiana, alla luce della nuova Direttiva UE n.943/2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti. Tale scelta è stata altresì effettuata alla luce del crescente interesse verso quella che viene definita information society, la cui affermazione è stata definita da Luciano Floridi 'Quarta Rivoluzione'. Inoltre, l'attenzione nei confronti di tale disciplina è nata dalla constatazione circa il permanere in Italia di una forte industria manifatturiera di eccellenza, che implica altresì la presenza, all'interno delle nostre imprese, di un significativo know how produttivo e commerciale. Esso rappresenta infatti un fondamentale vantaggio concorrenziale, oltre che un bene di carattere aziendale di cui è anche possibile lo sfruttamento esterno. Nel Capitolo I del presente elaborato si è cercato di delineare il concetto di know-how, analizzando in particolare la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del 1883 e l'accordo TRIPs del 1994, adottato in seno alla WTO. Ampio spazio è stato altresì dedicato ai Regolamenti 4087/88 e 556/89 e alla nuova disciplina degli accordi verticali, alla luce dei regolamenti di esenzione 2790/99 e 330/2010. Infine, sono stati analizzati i regolamenti n772/2004 e 316/2014, volti a disciplinare il know-how nella sfera dei diritti di proprietà intellettuale alla luce del rapporto tra technology transfer e concorrenza. Non può mancare, ovviamente, lo studio della disciplina del know-how nell'ordinamento italiano, con particolare enfasi sul D.Lgs. n. 198/2006, di attuazione degli accordi internazionali TRIPs, e sulla legge n. 129/2004, recante le norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale in Italia. Obiettivo precipuo del Capitolo II, invece, è stata l'analisi della giurisprudenza europea ed italiana nel plasmare i contorni di tale bene. Partendo dalle sentenze Sementi di Mais e Pronuptia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ci si è dedicati all'impatto di alcune celebri sentenze della Cassazione italiana, per poi passare ad alcune pronunce di tribunali italiani che si sono avvicinati al tema nell'ottica della violazione dei principi di correttezza professionale e della sussistenza di pratiche di concorrenza sleale. Alcuni cenni sono stati altresì dedicati ai contributi offerti dalla giurisprudenza francese, spagnola ed inglese. Nel Capitolo III, notevole enfasi è stata posta sul know-how in qualità di oggetto di fattispecie contrattuali, in particolare nei contratti di licenza e in quelli di cessione. Considerate le peculiarità di tale bene immateriale ed il suo inscindibile requisito della segretezza, sono state prese in considerazione le più importanti clausole dei contratti summenzionati; sono altresì stati individuati i principali elementi di differenziazione tra tali contratti ed altre fattispecie contrattuali. Infine, nel Capitolo IV, l'attenzione è stata interamente dedicata alla nuova disciplina europea del know-how contemplata dalla Direttiva 943/2016. Dopo aver passato in rassegna i Considerando ed il corpus della Direttiva, ci siamo dedicati all'adeguamento della medesima nell'ordinamento italiano, francese, spagnolo, tedesco ed inglese, con alcuni cenni alla disciplina del know-how in Austria e Danimarca.