Gli accordi di coesistenza tra marchi

Trademark coexistence agreements have become increasingly important contracts in the market. Their main purpose is to avoid present or potential conflicts between businesses and to reduce the risks of confusion between trademarks. Despite their large diffusion in practice, there has not been much legal research done into them. This discussion aims to analyse most relevant issues concerning trademark coexistence agreements. Firstly, the author explores the road that led to the recognition of validity of these agreements. In fact, originally, the Italian national courts considered them void. These days, no one doubts their legitimacy. Secondly, the author studies the typical content of these agreements. Companies usually use general contractual clauses, which can sometimes be problematic. However, if the parties involved are able to recognise critical points concerning their draft, they will be able to prevent future conflicts. Thirdly, the author analyses the situation in which parties violate contractual obligations concerning the use of trademarks. In particular, there is a focus on how the EUIPO considers coexistence agreements in opposition and cancellation proceedings. Their view has varied, ranging between scepticism and an open minded attitude towards them. Fourth, the author analyses controversial issues concerning trademark coexistence agreements. The evolution of products and services, the impact of Internet on society and how businesses’ tendency to expansion can lead to significant problems. Furthermore, the author analyses in depth the problem related to the mandatory effect of the contract between parties. Finally, the author investigates the treatment of trademark coexistence agreements from the perspective of the European Union Competition Law. In fact, the tension between antitrust law and intellectual property law is widely discussed. Therefore, the main purpose of this work is to provide a detailed analysis of trademark coexistence agreements based on Italian and foreign doctrines and jurisprudence.

Gli accordi di coesistenza tra marchi d’impresa sono contratti molto diffusi nel commercio. La finalità degli accordi è di evitare conflitti tra imprese, attuali o potenziali, e di ridurre il rischio di confusione. Nonostante la loro diffusione nelle pratiche commerciali, vi è una carente analisi giuridica di tale strumento. La trattazione si propone di analizzare sistematicamente le tematiche più rilevanti che riguardano gli accordi di coesistenza. In primo luogo, si approfondisce il percorso che ha portato al riconoscimento della validità degli accordi di coesistenza, i quali una volta erano ritenuti nulli. Oggi, nessuno più dubita della loro validità. In secondo luogo, si studia il contenuto tipico di tali accordi. Le imprese ricorrono spesso ai medesimi schemi contrattuali, che possono presentare alcuni punti critici. Tuttavia, una corretta individuazione di queste possibili complicazioni permette alle parti di evitare interpretazioni diverse e conflitti futuri. In terzo luogo, si prende in considerazione la possibilità che vi sia una violazione degli accordi di coesistenza e che la stessa venga impugnata. In particolare, si affronta la diversa considerazione degli accordi di coesistenza nel giudizio di nullità e di opposizione da parte dell’EUIPO. In quarto luogo, vengono analizzati i temi controversi che riguardano gli accordi di coesistenza. L’evoluzione tecnologica dei prodotti e servizi, la diffusione di Internet e la tendenza espansionistica delle imprese possono comportare problemi interpretativi rilevanti. Inoltre, si approfondisce il tema che si lega al riconoscimento dell’efficacia inter partes degli accordi di coesistenza, ambito altamente discusso in dottrina e giurisprudenza. Infine, si prende in considerazione il tema della compatibilità degli accordi di coesistenza con la normativa antitrust. Effettivamente, la tensione tra la disciplina della concorrenza e della proprietà intellettuale è un argomento oggetto di forti discussioni in dottrina. Dunque, la finalità preminente della trattazione è quella di fornire un’analisi dettagliata di tale strumento giuridico sulla base delle principali riflessioni della dottrina e della giurisprudenza, nazionale e straniera.